Общие понятия Понятие и юридические особенности лицензионных договоров регламентированы нормами статей 1107 – 1111 Гражданского кодекса Украины (ГК). Так, в соответствии с нормами статьи 1109 ГК, по лицензионному договору одна сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение на использование объекта права интеллектуальной собственности (лицензию) на условиях, определенных соглашением сторон с учетом требований законодательства.
Нормами части 1 статьи 420 ГК приведены
виды объектов права интеллектуальной собственности (ИС). Кроме того, действуют специальные законы, которые расширяют и конкретизируют нормы относительно изложенных объектов права ИС:
•
«Об охране прав на изобретения и полезные модели» от 15.12.1993 № 3687-ХІІ;
•
«Об охране прав на промышленные образцы» от 23.12.1993 № 3688-ХІІ;
•
«Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15.12.1993 № 3689-ХІІ;
•
«Об авторском праве и смежных правах» от 23.12.1993 № 3792-ХІІ;
•
«Об охране прав на топографии интегральных микросхем» от 05.11.1997 № 621/97-ВР;
•
«Об охране прав на указание происхождения товаров» от 16.06.1999 № 752-ХІ;
•
«О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий» от 14.09.2006 № 143-V То есть к объектам права ИС, в частности, относятся: литературные и художественные произведения; компьютерные программы; компиляции данных (базы данных); научные открытия; изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топографии интегральных схем; коммерческие (фирменные) наименования;
торговые марки (знаки для товаров и услуг), коммерческие тайны.
Таким образом, лицензиар может передать предприятию – лицензиату (далее - предприятие) лицензию на указанные объекты права ИС. При этом различают следующие виды лицензий (нормы пункта 3 статьи 1108 ГК):
•
Исключительная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность использования лицензиаром объекта права ИС в сфере, которая ограничена этой лицензией, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в этой сфере.
•
Единичная лицензия выдается лишь одному лицензиату и исключает возможность выдачи лицензиаром другим лицам лицензий на использование объекта права ИС в этой сфере, но не исключает возможности использования лицензиаром этого объекта в указанной сфере.
•
Неисключительная лицензия не исключает возможности использования лицензиаром объекта права ИС в этой сфере, и выдачи им другим лицам лицензий на использование этого объекта в указанной сфере.
К
существенным условиям лицензионного договора относятся:
•
вид лицензии •
сфера ее использования. Например, право на использование знака для товаров и услуг, в деловой документации или рекламе или путем нанесения его на товар, упаковку, перечень товаров или услуг, на которых будет содержаться обозначения торговой марки;
•
размер, порядок, сроки выплаты вознаграждения за ее использование;
•
конкретные права, которые передаются лицензиату по договору. Передаются или исключительные, или не исключительные права. Если в договоре не указано, то считается, что по договору предоставляется неисключительная лицензия;
•
способы использования лицензии;
•
территория действия договора. Следует обязательно указывать четкие границы географического региона, на который распространяется действие лицензии. В случае отсутствия в договоре условия про территорию его действие распространяется на территорию Украины;
•
срок действия договора. В случае отсутствия в договоре условия о сроке его действия он считается заключенным на срок, который остался до истечения срока действия исключительного имущественного права на объект ИС, но не более 5 лет. Если за 6 месяцев до истечения 5-летнего срока ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую об отказе от договора, он считается продленным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон может в любой момент отказаться от договора, письменно уведомив об этом другую сторону за 6 месяцев до его расторжения
Лицензионный договор считается заключенным, если стороны договорились о существенных условиях. Но действительным он становится лишь после даты публикации сведений о выдаче лицензии в официальном бюллетене «Промышленная собственность» и регистрации в Государственном департаменте интеллектуальной собственности (далее - Департамент), который функционирует при Министерстве образования, науки, молодежи и спорта Украины.
Лицензионный договор может содержать право лицензиата заключать сублицензионный договор с третьим лицом. В этом случае ответственность за действия сублицензиата перед лицензиаром несет лицензиат.
Выплата вознаграждения за использование торговой марки возможна в форме одноразового (паушального) платежа, периодических платежей (роялти) или комбинированного платежа (паушальный и роялти).
Паушальный платеж обычно выплачивают в начале срока действия лицензионного договора.
Роялти является лицензионным платежом в виде сумм, уплачиваемых периодически, в зависимости от объемов производства или реализации продукции (товаров, работ, услуг) с использованием объекта права ИС (например, раз в год или раз в квартал в течение всего срока действия лицензии). Причем сумму роялти можно рассчитывать как конкретный процент от суммы оборота по продажам или от прибыли, а также в виде твердой суммы за единицу выпускаемой продукции по лицензии.
Налог на прибыль Для включения расходов при операциях с объектами прав ИС в состав налоговых расходов, предприятие должно определить, считается ли платеж роялти. В зависимости от условий и предмета договора предприятию следует установить:
• выплачивает ли он вознаграждение за пользование или за предоставление права на пользование объектом права ИС согласно заключенному договору;
• приобретается ли такой объект ИС во владение или распоряжение или собственность (или если условия пользования такими объектами ИС предоставляют право пользователю продать или осуществить отчуждение иным способом такого объекта ИС).
В первом случае такие платежи подпадают под определение «
роялти», которое урегулировано нормами абзаца 1 подпункта 14.1.225 НК. Это п
латежи за пользование или за предоставление права на пользование любым авторским и смежным правом, в частности, на компьютерные программы, другие записи на носителях информации, а также любым патентом, зарегистрированным знаком на товары и услуги или торговой маркой, дизайном, процессом, правом на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау).
Во втором случае платежи не являются роялти в соответствии с нормами абзаца 2 подпункта 14.1.225 НК. В этом случае, такие платежи относятся в состав нематериальных активов группы 6 и подлежат амортизации.
Исходя из содержания указанного положения, платежи по лицензионным договорам являются «роялти», а платежи по договорам о передаче прав ИС «роялти» не считаются.
Что касается платежей по
лицензионным договорам с правом выдачи сублицензий, то они, по нашему мнению, также являются роялти. В этом случае лицензиат получает лицензию и право выдать сублицензию. При этом лицензиат не приобретает права собственности, прав распоряжения объектом интеллектуальной собственности, и тем более не может осуществить продажу или другое отчуждение этого объекта.
Таким образом, не по всем договорам о передаче объектов прав ИС платежи будут считаться роялти. Это также подтвердило Министерство юстиции в
письме от 05.05.2011 № 289-0-2-11-81.
В случае признания платежей роялти, такие расходы включаются в состав прочих расходов в соответствии с нормами подпункта 140.1.2 НК при условии
связи с хозяйственной деятельностью, однако с учетом следующих ограничений. Не включаются роялти, выплачиваемые:
1. Нерезидентам при выполнении хотя бы одного из перечисленных ниже условий:
• нерезидент имеет оффшорный статус;
• лицо, в пользу которого начисляется роялти, не является бенефициарным (фактическим) получателем (владельцем) дохода, кроме случая, когда он предоставил право на получение третьему лицу;
• такая выплата осуществляется по объектам, права ИС на которые впервые возникли у резидента Украины;
• нерезидент, в пользу которого начисляются роялти, не подлежит налогообложению в отношении роялти в государстве, резидентом которого он является (то есть доход в виде роялти не подлежит налогообложению в стране получателя).
Если ни одно из этих условий не выполняется, то роялти можно включить в состав расходов в пределах
4% дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущий год (без НДС и акциза).
2. Юридические лица, освобожденные от налога на прибыль в соответствии с нормами статьи 154 НК и те, которые платят налог на прибыль по ставке, не указанной нормами пункта 151.1 НК;
3. Физические лица - плательщики единого налога (в эту группу, соответственно, не включаются физические лица и физические лица - предприниматели на общей системе налогообложения).
Понятие «
бенефициарного (фактического) получателя (владельца) дохода» определено нормами пункта 103.3 НК. То есть это «лицо, имеющее право на получение таких доходов». При этом им «не может быть юридическое или физическое лицо, даже если такое лицо имеет право на получение дохода, но является агентом, номинальным держателем (номинальным держателем), или только посредником относительно такого дохода». В таком случае все другие лица, в том числе лицензиаты с правом выдачи сублицензии (которые получают «роялти» за сублицензию), должны признаваться бенефициарами роялти.
ГНСУ в
письме от 12.01.2012 № 605/6/15-1215 разъяснила, что если предприятие начисляет роялти в пользу нерезидента, то для подтверждения расходов в налоговом учете оно должно документально подтвердить статус нерезидента – бенефициара. В Единой базе налоговых знаний разъяснено (подкатегория 110.07.22), что таким документом является договор о распоряжении имущественными правами ИС.
Что касается выплат роялти
по объектам, права ИС на которые впервые возникли у резидента Украины, то ГНСУ в
письмах от 03.03.2012 № 6326/7/15-1217 и
14.05.2012 № 8229/6/15-1215 разъяснила, что подтверждающим документом отсутствий оснований для начисления роялти по таким объектам является заключение Министерства образования, науки, молодежи и спорта Украины относительно лица - резидента Украины, у которого впервые возникли права ИС.
Обращаем внимание, что возможность отнесения выплаченных нерезиденту роялти в состав налоговых расходов зависит от того,
облагаются ли роялти такого нерезидента в его стране. В таком случае необходимо учитывать положения международных договоров во избежание двойного налогообложения. Аналогичное мнение высказала ГНСУ в письме от 14.05.2012 № 8229/6/15-1215.
Порядок применения международных договоров предусмотрен нормами статьи 103 НК. Основанием для освобождения (уменьшения) от налогообложения доходов с источником их происхождения из Украины является предоставление нерезидентом налоговому агенту, которое выплачивает ему доходы, справки (или ее нотариально заверенной копии), подтверждающей, что нерезидент является резидентом страны, с которой заключен международный договор Украины, а также других документов, если это предусмотрено международным договором Украины.
Также следует отметить, что ГНСУ в письме от 12.01.2012 № 605/6/15-1215 разъяснила, что расходы на роялти включаются в состав налоговых расходов на основании
акта приема-передачи лицензионных прав в периоде, в котором был подписан документ.
Обращаем внимание, что
приказом ГНСУ от 15.02.2012 № 122 утверждена Обобщающая налоговая консультация по некоторым вопросам обложения налогом на прибыль при выплате роялти, в которой отмечено, что «
расходы по начислению роялти относятся к расходам двойного назначения, которые учитываются при определении объекта налогообложения, в составе прочих расходов. В то же время, если расходы по начислению роялти могут быть непосредственно отнесены на конкретный объект расходов, то такие расходы учитываются в составе себестоимости изготовленных и реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг и признаются расходами того отчетного периода, в котором признаны доходы от реализации таких товаров, выполненных работ, оказанных услуг».
При этом напоминаем, что расходы, формирующие себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг, признаются расходами того отчетного периода, в котором признаны доходы от реализации таких товаров, выполненных работ, оказанных услуг (нормы пункта 138.4 НК). Прочие расходы признаются расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены (нормы пункта 138.5 НК).
Налог на добавленную стоимость В соответствии с нормами подпункта 196.1.6. НК не являются объектом обложения НДС операции по выплатам роялти в денежной форме или в виде ценных бумаг, осуществляемых эмитентом.
Однако следует учитывать, что платежи, которые в соответствии с нормами абзаца 2 подпункта 14.1.225 НК, не признаются роялти, являются объектом обложения НДС с учетом норм пункта 185.1 НК. Согласно нормам абзаца «А» пункта 186.3 НК местом поставки услуг по предоставлению имущественных прав ИС, использованию объектов права ИС, в том числе по лицензионным договорам, считается место, в котором предприятие - получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования, или (в случае отсутствия такого места) место постоянного или преимущественного его проживания.
Обращаем внимание, что в соответствии с нормами статьи 58 Таможенного кодекса Украины
Постановлением КМУ от 21.05.2012 № 446 утвержден Порядок включения
суммы роялти и других лицензионных платежей в цену, которая фактически оплачена или подлежит уплате за оцениваемые товары, при определении их таможенной стоимости. В связи с чем, включение роялти в цену во время определения таможенной стоимости возможно при следующих условиях:
• роялти и другие лицензионные платежи касаются оцениваемых товаров;
• покупатель должен оплатить такие платежи прямо или косвенно, что является условием продажи оцениваемых товаров независимо от того, закреплено ли такое условие в договоре купли-продажи;
• сумма роялти и других лицензионных платежей не включена в цену.
Для подтверждения расчета и уплаты суммы лицензионных платежей, включенных в цену, декларант должен подать таможенному органу лицензионный договор (или иной договор о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности) и имеющиеся у него документы, подтверждающие заявленные суммы.
При этом напоминаем, что в соответствии с нормами пункта 190.1 НК НДС при импорте начисляется исходя из договорной (контрактной), но не ниже
таможенной стоимости, с учетом таможенной пошлины и акцизного налога, подлежащих уплате.
Налог на доходы нерезидентов Выплаты нерезиденту роялти облагаются налогом на доходы нерезидентов в соответствии с нормами статьи 160 НК. То есть предприятие из суммы выплачиваемых доходов и за их счет должно удержать налог по ставке 15%. Налог на доходы нерезидентов уплачивается в бюджет во время такой выплаты, если иное не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резиденции лиц, в пользу которых осуществляются выплаты.
Как и для целей налогообложения прибыли, при выплате роялти нерезиденту, следует учитывать положения международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Обращаем внимание, что если роялти выплачиваются нерезиденту - физическому лицу, следует руководствоваться нормами пункта 170.3 НК.
Следует отметить, что при превышении общего размера «роялти» одному нерезиденту за год суммы 100 000 Евро или ее эквивалента, банк осуществляет перевод суммы роялти нерезиденту при наличии
Акта ценовой экспертизы Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков. Такое требование установлено нормами
Постановления Правления НБУ от 30.12.2003 № 597 «О переводе средств в национальной и иностранной валюте в пользу нерезидентов по некоторым операциям».
Бухгалтерский учет Согласно нормам пункта 7 П(С)БУ 16 «Расходы» расходы признаются расходами определенного периода одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществлены. Расходы, которые невозможно прямо связать с доходом определенного периода, отражаются в составе расходов того отчетного периода, в котором они были осуществлены.
То есть, если суммы роялти зависят от объемов продаж или производства продукции, сумма роялти включается в производственную себестоимость продукции. При продаже этой продукции признается доход от продажи и, соответственно, расходы (в том числе сумма роялти), осуществленные для получения дохода. Роялти за пользование соответствующими правами, использованными для административных нужд, отражаются в составе административных расходов, для расходов на сбыт – в составе расходов на сбыт.
Елена Иванова, сертифицированный аудитор
специально для Бухгалтер 911